美國商標(biāo)注冊(cè)提供使用證據(jù)需要注意什么？

　　美國作為世界最大的發(fā)達(dá)國家，一直是中國最大的出口市場(chǎng)國之一。近年來，隨著國內(nèi)出口商知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，出口美國前先尋求商標(biāo)權(quán)保護(hù)已經(jīng)成為共識(shí)。然而，由于美國商標(biāo)申請(qǐng)遵循“使用在先”原則，新的商標(biāo)申請(qǐng)需提供實(shí)際使用證據(jù)(Statement of Use)，否則即使通過審查員的初步審查，也會(huì)注冊(cè)失敗。國內(nèi)很多申請(qǐng)人往往因使用證據(jù)的不合規(guī)，或者根本提不出使用證據(jù)而導(dǎo)致注冊(cè)失敗。（有需要注冊(cè)美國商標(biāo)可以留言“商標(biāo)名+電話”，商標(biāo)顧問會(huì)與您聯(lián)系）

所以今天就跟小編一起來了解下在美國商標(biāo)注冊(cè)提供使用證據(jù)需要注意什么？

早期美國商標(biāo)使用證據(jù)并不復(fù)雜

早在2015年-2016年的時(shí)候，美國商標(biāo)申請(qǐng)其實(shí)沒有現(xiàn)在這么復(fù)雜，幾乎都是“基于實(shí)際使用”(USE)來進(jìn)行遞交，而且還允許個(gè)人在美國商標(biāo)局官網(wǎng)遞交，使用證據(jù)也是隨便準(zhǔn)備1-2款產(chǎn)品圖片就可以了，只要LOGO PS得不要太水基本都能過。

但從2017年開始，使用證據(jù)就開始慢慢變得有要求了，LOGO必須是真實(shí)印制，圖片的數(shù)量、像素尺寸也有要求，但只要PS功底扎實(shí)其實(shí)使用證據(jù)還是不難。

自2018年開始，美國商標(biāo)局就要求使用證據(jù)必須實(shí)景拍攝了且背景不能做任何的處理，實(shí)物上的LOGO需與申請(qǐng)的LOGO字體顏色一致，這就要求在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品打樣，然后提供產(chǎn)品拍攝圖片，大不了先P圖遞交上去，等補(bǔ)證的時(shí)候再補(bǔ)充，照常不影響中國人申請(qǐng)美國商標(biāo)的腳步。

如今美國商標(biāo)注冊(cè)，沒有最難，只有更難！

大量的商標(biāo)申請(qǐng)讓美國商標(biāo)局的審核工作變得異常繁重，最終，2019年開始美國商標(biāo)局開始下狠手了。

2019年8月31日起

美國專利商標(biāo)局（USPTO）實(shí)施新條例，要求外國注冊(cè)的申請(qǐng)人和注冊(cè)人進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)、駁回復(fù)審、異議、續(xù)展等所有業(yè)務(wù)時(shí)，必須聘請(qǐng)美國當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的律師。

申請(qǐng)美國商標(biāo)不僅需要實(shí)物拍攝的使用證據(jù)，同時(shí)還需要提供產(chǎn)品的真實(shí)在線銷售鏈接，目的就是擔(dān)心產(chǎn)品實(shí)際上沒有在美國進(jìn)行銷售。這一規(guī)定下來，很多客戶經(jīng)常光準(zhǔn)備使用證明就得2個(gè)月，同時(shí)還導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用上漲。

2020年2月15日起

美國商標(biāo)局將實(shí)施新的商標(biāo)規(guī)定，即美國商標(biāo)申請(qǐng)只能以電子錄入的方式通過美國商標(biāo)電子系統(tǒng)（TEAS）在官網(wǎng)上進(jìn)行資料提交，不再接受紙質(zhì)或者傳真的方式。

提交美國商標(biāo)申請(qǐng)一般基于三個(gè)基礎(chǔ)：

1、基于意向使用

2、基于實(shí)際使用

3、基于國外注冊(cè)

選擇不同的提交基礎(chǔ)，

其對(duì)于使用證據(jù)的規(guī)定和要求也不盡相同。

(一）基于意向使用

意向使用，即提交申請(qǐng)時(shí)沒有實(shí)際使用證據(jù)，一般申請(qǐng)人需在收到核準(zhǔn)通知之后6個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)。

在此情況下，申請(qǐng)人需在通知發(fā)出后6個(gè)月內(nèi)使用商標(biāo)并提交商標(biāo)使用證據(jù)和所需費(fèi)用。

如果申請(qǐng)人此時(shí)還沒有將商標(biāo)在美國使用或者暫時(shí)提供不了使用證據(jù)，可以在6個(gè)月期滿前向美國專利商標(biāo)局提出延期申請(qǐng)，每次延期請(qǐng)求可以獲得額外6個(gè)月期限，理論上共可以延期5次。

商標(biāo)使用證據(jù)必須提交，如果不申請(qǐng)延期又不能提交使用證據(jù)，將視為放棄申請(qǐng)。

（二）基于實(shí)際使用

基于實(shí)際使用是最為常規(guī)的申請(qǐng)模式，以“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)提交的美國申請(qǐng)，必須在申請(qǐng)時(shí)一并提交使用證據(jù)，并且在注冊(cè)之日起第5-6年、第9-10年分別提交使用宣誓及使用證據(jù)。

（三）基于國外注冊(cè)

以“國外注冊(cè)”為基礎(chǔ)提交的美國申請(qǐng)，在商標(biāo)注冊(cè)前不需要提供使用證據(jù)，但是在商標(biāo)注冊(cè)后以及每次續(xù)展時(shí)同樣需要提交。

另外，以“國外注冊(cè)”為基礎(chǔ)提交美國申請(qǐng)，需要提供國外注冊(cè)證的公證件，并且在美國申請(qǐng)的商標(biāo)必須與國外注冊(cè)證上登記的商標(biāo)一模一樣，而且在美國申請(qǐng)的商品/服務(wù)的范圍不能大于國外注冊(cè)證上登記的商品/服務(wù)。

可見美國商標(biāo)法對(duì)于以“他國注冊(cè)”為基礎(chǔ)提交的美國申請(qǐng)有著更為嚴(yán)格的條件限制。

商標(biāo)注冊(cè)后

根據(jù)美國商標(biāo)法規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人必須從注冊(cè)日起第5年到第6年間，向美國專利商標(biāo)局提交商標(biāo)繼續(xù)使用聲明并提供使用證據(jù)或者商標(biāo)合理未使用聲明以及提供未使用的理由（規(guī)定的聲明有6個(gè)月的寬展期，）。該條款的主要目的是撤銷不再使用的美國注冊(cè)商標(biāo)。

商標(biāo)續(xù)展時(shí)

根據(jù)美國商標(biāo)法規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)10年有效期屆滿前，注冊(cè)人必須向美國專利商標(biāo)局提交商標(biāo)繼續(xù)使用聲明(或商標(biāo)合理未使用聲明)以及商標(biāo)續(xù)展申請(qǐng)書。

此條款的主要目的是撤銷不再使用以及未按期續(xù)展的美國注冊(cè)商標(biāo)。時(shí)間從注冊(cè)日算起第9年到第10年間，提交商標(biāo)繼續(xù)使用聲明有6個(gè)月的寬展期，如果注冊(cè)人錯(cuò)過期限，可在期限到期日起6個(gè)月的寬展期內(nèi)補(bǔ)交文件并交納一定的罰金，則可以維持注冊(cè)的有效性。

如果注冊(cè)人錯(cuò)過寬展期仍未按要求向美國專利商標(biāo)局提交相關(guān)文件，則商標(biāo)注冊(cè)將被撤銷。

使用證據(jù)的形式以及要求

使用證據(jù)的形式

1、商品商標(biāo)的使用證據(jù)：

產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝、帶有商標(biāo)的產(chǎn)品照片、產(chǎn)品的陳列(產(chǎn)品目錄)和展覽。不能作為產(chǎn)品使用證據(jù)的類型有:發(fā)票、提單、訂貨單、宣傳冊(cè)、名片、公開出版物、傳單等。

2、服務(wù)商標(biāo)的使用證據(jù)：

主要是有關(guān)所提供服務(wù)的手冊(cè)、廣告宣傳、名片或者帶有商標(biāo)名字的域名（自營站），以及上述證據(jù)形式的照片。但是需要注意的是，以上證據(jù)形式不能僅僅顯示商標(biāo)，而且必須涉及所提供的服務(wù)。

提供使用證據(jù)需要注意的事項(xiàng)

1、使用證據(jù)中顯示的產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目必須是美國申請(qǐng)/注冊(cè)所指定的商品/服務(wù)之一，不能超出原申請(qǐng)/注冊(cè)的范圍;

2、如果使用證據(jù)上有除英文之外的文字，必須提供其英文翻譯。因此建議最好提供全英文的使用證據(jù)。如果無法提供全英文的，建議申請(qǐng)人/注冊(cè)人選擇英文所占比重較多，中文比較好翻譯的使用證據(jù)；

3、使用證據(jù)上的商標(biāo)要清楚顯著，且必須與申請(qǐng)/注冊(cè)的商標(biāo)一模一樣。

（如果申請(qǐng)/注冊(cè)的是中文商標(biāo)或有獨(dú)特設(shè)計(jì)的英文商標(biāo)或圖形商標(biāo)，那么使用證據(jù)上的商標(biāo)必須與申請(qǐng)/注冊(cè)商標(biāo)保持一致，不能有任何簡(jiǎn)繁體、字體、加粗、變斜等變化。但是如果申請(qǐng)/注冊(cè)的是純英文商標(biāo)，且聲明了英文字母為普通字體(StandardCharacters),則使用證據(jù)上的英文商標(biāo)可以采用大小寫、粗細(xì)體等與申請(qǐng)/注冊(cè)商標(biāo)稍有不同的英文字母。）

4、使用證據(jù)必須提供真實(shí)的產(chǎn)品照片，而不是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙或宣傳照片。

合規(guī)的證據(jù)總是相似的，不合規(guī)的證據(jù)則各有不同，美國專利商標(biāo)局往往基于以下原因，駁回商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù):

1、所提交的證據(jù)沒有顯示申請(qǐng)商標(biāo);

2、所提交的證據(jù)沒有體現(xiàn)申請(qǐng)商標(biāo)所指定任何產(chǎn)品或服務(wù);

3、沒有實(shí)際使用的證據(jù);

4、所提交的證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)所指產(chǎn)品尚未上市，如:預(yù)售訂單，是不能被視為合規(guī)的使用證明;

5、偽造或修改的商品照片;

6、不能證明申請(qǐng)商標(biāo)與所指定的服務(wù)項(xiàng)目的直接聯(lián)系。

綜上所言，美國商標(biāo)申請(qǐng)不僅需要在申請(qǐng)時(shí)提供使用證據(jù)，而且需在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之后，自注冊(cè)之日起第5-6年與第9-10年提供相應(yīng)的使用證據(jù)。同時(shí)，使用證據(jù)的類型多樣，商標(biāo)申請(qǐng)人需要在日常的商業(yè)活動(dòng)中注意收集保存各種類型的使用證據(jù)，以免商標(biāo)權(quán)利出現(xiàn)瑕疵。